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将他人注册商标注册为域名被判侵害注册商标专用权
2020-04-06 22:59:27   来源:深圳知识产权保护网   评论:0 点击:

将与他人注册商标相同或相近似的文字注册为域名,并通过该域名进行相关商品的电子商务,容易使相关公众产生误认的,属于商标法规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。
深圳知识产权律师
北京某A食品科技有限公司等与北京某C食品有限公司侵害网络域名纠纷二审民事判决书
北京知识产权法院
(2019)京73民终2745号
  上诉人(一审被告):北京某A食品科技有限公司。
  上诉人(一审被告):某B(北京)商贸有限。
  被上诉人(一审原告):北京某C食品有限。
  上诉人北京某A食品科技有限公司(简称某A公司)、上诉人某B(北京)商贸有限公司(简称某B公司)与被上诉人北京某C食品有限公司(简称某C公司)、侵害网络域名纠纷一案,不服北京市朝阳区人民法院(简称一审法院)作出的(2018)京0105民初12897号民事判决(简称一审判决),于法定期限内向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
  某A公司上诉请求:撤销一审判决,驳回某C公司的一审诉讼请求。事实与理由:一、我公司是诉争域名相关网站目前的实际经营者,诉争域名为某B公司合法注册,我公司在使用过程中无侵犯某C公司在先权利的行为;二、我公司在网页和商品的显著位置表明了公司名称和注册商标“某A”,足以起到区分商品来源的作用;三、我公司合法经营的域名不应转让给某C公司;四、某C公司并未能举证证明其遭受的实际损害,亦应自行承担其提起诉讼的费用;五、一审判决认定某C公司的第360636号商标为驰名商标证据不足,属于错误认定,判定的赔偿额亦不合理;六、我公司规模很小,在诉争域名对应的网站上销售的相关产品数量很少、获利很小,对某C公司造成的损害也很有限。我公司是基于相信诉争域名是某B公司合法注册的情况下才使用该域名的,在知悉本案后,我公司即停用诉争域名,一审法院判决我公司承担连带赔偿责任是错误的。
  某B公司上诉请求:撤销一审判决,驳回某C公司的一审诉讼请求。事实与理由:一、我公司对tianfuhao.cc(简称诉争域名)享有权益;二、我公司注册和适用诉争域名不构成商标侵权,一审判定的赔偿不合理。
  某C公司针对某A公司、某B公司答辩称:同意一审判决,不同意某A公司、某B公司的上诉请求。
  某C公司向一审法院起诉称:1.请求法院判决某B公司、某A公司将域名tianfuhao.cc转移给我公司注册和使用;2.请求法院判决某B公司、某A公司赔偿经济损失198800元、维权支付的公证费1200元,以上共计20万元。事实和理由:我公司系知名品牌“某C”注册商标的持有人,同时“某C”也是我公司的企业字号,承载着非常高的商业价值。我公司于2000年9月26日注册了tianfuhao.com.cn的域名,该域名完整包含了我公司“某C”商标及字号的中文全拼。某B公司、某A公司在域名网站上、产品包装上突出使用“某C”字样,侵害了我公司的注册商标及企业字号,我公司曾另案起诉某B公司、某A公司,但时至今日,使用tianfuhao.cc域名的网站署名为某A公司,由某B公司备案。某B公司、某A公司对上述域名不享有任何权利,也没有注册、使用该域名的正当理由,其行为构成不正当竞争,故我公司诉至法院,提出上述诉讼请求。
  一审法院认定事实如下:某C公司成立于1980年12月10日,1999年9月10日经核准注册了第360636号商标,核定使用商品为第29类,包括肉松、牛肉、火腿、风肠、生熟肉食等,该商标经核准续展注册有效期至2019年9月9日。某C公司经过多年经营,使该品牌获得了一定的知名度。早在1993年10月“北京某C”即被当时的国内贸易部认证为中华老字号。2008年036号商标被北京市工商行政管理局认定为“北京市著名商标(2007-2010)”;2008年“某C酱肘子制作技艺”被国务院纳入“国家级非物质文化遗产”;2011年“某C”生熟肉食被认定2010年度(2010-2013)北京市著名商标;2014年“某C”生熟肉食被认定2013年度(有效期至2016年6月)北京市著名商标。
  某B公司成立于2010年4月26日,经营范围为“销售食品”等。案外人某C(香港)集团投资有限公司于2015年11月4日在香港注册成立,2015年11月26日更名为某C(中国)集团投资有限公司。2016年5月10日,某C(中国)集团投资有限公司(甲方)、某B公司(乙方)、杲金永(丙方)签订《项目合作协议》,协议约定“甲方以提供办公场所出资、拓展市场、后期如需追加资金,由各发起人另行签订补充协议;乙方以某B名下的‘某A’品牌、经营管理、渠道销售、财务管理的方式参与项目合作;丙方以现金出资5万元,经营管理、渠道销售、生产管理的方式参与项目合作。”
  域名tianfuhao.cc由某B公司于2015年11月16日注册。2016年11月14日进入该网站,在页面标签栏中显示“某C熟食、某C猪肉、某C酱肘子、北京天福……”,在首页的上方显示有“某C(中国)集团公司”字样且在上述表述中,突出显示“某C”三个字。点击导航栏中的“产品展示”后,在页面左侧点击“精典礼盒”,页面展示的是“天福御礼礼盒”、“天福佳礼礼盒”等各类礼盒名称。北京市方正公证处对上述网站查询、浏览的过程进行了证据保全公证。2017年1月16日,某C公司以某B公司及案外人北京加增食品科技有限公司侵害其商标权为为由起诉至一审法院,一审法院于2017年7月6日作出(2017)京0105民初4674号民事判决书,认定某B公司将某C公司的注册商标为企业字号在相同商品上突出使用,容易使相关公众产生误认,构成商标侵权行为。某B公司使用“某C熟食、某C猪肉、某C酱肘子”起到了标示商品来源的作用,系将上述文字作为商标使用,亦构成对某C公司第036号商标专用权的侵害。某B公司不服提出上诉,经一审法院审理后判决驳回上诉,维持一审判决。
  2017年11月6日,再次登陆域名为tianfuhao.cc的网站,该网站首页上方显示有“北京某A食品科技有限公司”字样,网站中“关于我们”中表述为“‘某A’酱肉,北京某A食品科技有限公司旗下品牌……”网站中展示了某A公司的各类商品,并未出现“某C”或类似文字。某C公司对上述事实通过北京市国信公证处进行证据保全并支出公证费1200元。
  另查,案外人绍兴市八吉祥工艺品有限公司于2014年9月28日在第29类肉、鱼制食品等商品上注册了第12458592号某A文字商标,该商标于2017年9月27日转让给某B公司,于2018年4月27日转让给某A公司。
  以上事实,有商标注册证、公证书、证书及证明、发票、生效判决书、当事人陈述等证据在案佐证。
  一审法院认为,某C公司虽曾基于某B公司使用tianfuhao.cc的域名实施商标侵权行为起诉过某B公司且法院已经作出生效判决,但某C公司提起本案诉讼所依据的事实与另案事实不同,本案并不构成某C公司滥用诉权的重复诉讼。
  《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称域名司法解释)第四条规定,人民法院审理域名纠纷案件,对符合以下各项条件的,应当认定被告注册、使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争:(一)原告请求保护的民事权益合法有效;(二)被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译;或者与原告的注册商标、域名等相同或近似,足以造成相关公众的误认;(三)被告对该域名或其主要部分不享有权益,也无注册、使用该域名的正当理由;(四)被告对该域名的注册、使用具有恶意。本案中,某C公司系第360636号商标的权利人,某B公司注册的tianfuhao.cc的域名系对第360636号商标的音译,足以造成相关公众误认,某B公司对该域名不享有权益,亦无注册、使用该域名的正当理由,某B公司称基于其与案外人某C(中国)集团投资有限公司合作而有权注册使用tianfuhao.cc域名并不成立。且结合某B公司的使用行为来看,其有故意造成与某C公司提供的产品混淆的故意。综上,某B公司的行为应当依法被认定为侵权或不正当竞争。
  域名司法解释第七条规定,人民法院在审理域名纠纷案件中,对符合本解释第四条规定的情形,依照有关法律规定构成侵权的,应当适用相应的法律规定;构成不正当竞争的,可以适用民法通则第四条、反不正当竞争法第二条第一款的规定。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(三)项规定,将与他人注册商标相同或相近似的文字注册为域名,并通过该域名进行相关商品的电子商务,容易使相关公众产生误认的,属于商标法规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。某B公司、某A公司注册并使用tianfuhao.cc的域名进行相同商品的推广宣传,容易使消费者产生误认,构成给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。
  某B公司对tianfuhao.cc的域名不享有权益,某C公司系第360636号商标的权利人,对某C公司要求某B公司将该域名转移给其使用的主张依法予以支持。某B公司注册和使用tianfuhao.cc的域名构成商标侵权行为,但某C公司并无证据证明其因该侵权行为所遭受的损失,对其主张的赔偿经济损失的数额,不予全额支持。根据涉案侵权行为的情节,酌情确定某B公司应予赔偿经济损失的数额。某C公司为本案支出的公证费1200元系制止侵权的合理开支,依法予以支持。某A公司直接使用tianfuhao.cc的域名进行经营,与某B公司构成共同侵权,就上述赔偿应与某B公司承担连带责任。综上所述,依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第(七)项、第六十三条、《中华人民共和国侵权责任法》第八条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(三)项、《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条、第五条、第七条、第八条之规定,判决如下:一、某B(北京)商贸有限公司于一审判决生效之日起三十日内将tianfuhao.cc的域名转移给北京某C食品有限公司使用;二、某B(北京)商贸有限公司、北京某A食品科技有限公司于一审判决生效之日起七日内赔偿北京某C食品有限公司经济损失8万元;三、某B(北京)商贸有限公司、北京某A食品科技有限公司于判决一审生效之日起十日内赔偿北京某C食品有限公司合理开支1200元;四、驳回北京某C食品有限公司其他诉讼请求。如果未按一审判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
  二审中,当事人没有提交新证据。本院另查明,一审起诉时,某C公司主张某B公司和某A公司的行为构成商标侵权和不正当竞争。(2017)京0105民初4674号民事判决书认定某B公司在涉案域名的网站页面上使用“某C(中国)集团公司投资有限公司”企业名称时,以较大号字体突出显示“某C”,属于商标性使用,某B公司在网站上宣传的产品与某C公司涉案注册商标核定使用的商品为同一类别,两者属于类似商品,该行为构成侵害商标注册专用权。本院对一审法院查明的其他事实予以认可。
  本院认为:根据双方诉辩称意见,本案的争议焦点为:一、一审法院认定某B公司、某A公司注册并使用tianfuhao.cc的域名进行相同商品的推广宣传,侵害了某C公司的注册商标专用权的认定是否正确。二、一审法院判决某B公司、某A公司承担法律责任的方式及赔偿数额是否正确。
  一、一审法院认定某B公司、某A公司注册并使用tianfuhao.cc的域名进行相同商品的推广宣传,侵害了某C公司的注册商标专用权的认定是否正确。
  根据本案查明的事实,某C公司成立于1980年12月10日,1999年9月10日经核准注册了第360636号商标,该商标经核准续展注册有效期至2019年9月9日。
  上诉人某A公司、某B公司称一审法院认定某C公司的第360636号商标具有知名度是错误的,对此,本院认为,某C公司于本案一审中提交了质量管理体系认证证书、食品安全体系认证证书、北京市著名商标荣誉证书、中华老字号荣誉证书等证据证明某C公司及其第360636号商标具有知名度,依据充分,应当予以认定;在某C公司已就其与其注册商标的知名度进行充分举证的情况下,上诉人某A公司、某B公司持相反主张,应当就其主张提供证据加以证明。因上诉人某A公司、某B公司未能提供充分证据证明某C公司及其第360636号商标不具有知名度,故本院对其此项上诉意见不予采信。
  上诉人某A公司、某B公司均认为诉争域名不会造成相关公众的误认。对此,本院认为,诉争域名的主要部分“tianfuhao”系对某C公司的企业字号及第360636号商标的拼音写法,呼叫完全相同,诉争域名网页内显示的酱肉等产品与某C公司的产品构成相同或类似产品,足以造成相关公众的误认。上诉人某A公司、某B公司称不足以造成误认的上诉意见缺乏事实依据,本院不予采信。
  上诉人某B公司称(2017)京0105民初4674号民事判决书、(2017)京73民终2114号在先生效判决已认定其对诉争域名的注册具有合法权益、诉争域名是其基于与某C(中国)集团投资有限公司的合作关系合法注册、其对诉争域名的注册有商号权基础。上诉人某A公司主张其对涉案域名的使用系合法正当使用。对此,本院认为,尽管某B公司提交了其与某C(中国)集团投资有限公司、某A公司法定代表人杲金永的项目合作协议,但是根据该协议,双方合作方式为某C(中国)集团投资有限公司提供办公场所出资、拓展市场;某B公司以其名下“某A”品牌、经营管理、渠道销售、财务管理的方式参与项目合作;杲金永以现金出资5万元、经营管理、渠道销售、生产方式的方式参与项目合作。该协议中某C(中国)集团投资有限公司并未授权某B公司以“某C”企业名称简称中文文字或拼音进行域名注册,亦未许可某A公司使用以“某C”企业名称简称中文文字或拼音注册域名的网站进行商业宣传,某C(中国)集团投资有限公司的经营范围系代理、批发、销售、进出口,并不经营肉类产品。(2017)京0105民初4674号民事判决书、(2017)京73民终2114号亦未作出某B公司其对诉争域名的注册具有合法权益的认定。一审法院关于某B公司对涉案域名不享有权益,亦无注册使用的正当理由的认定正确,某B公司、某A公司此项上诉意见缺乏事实和法律依据,本院对此不予采信。
  上诉人某B公司、某A公司称其对诉争域名的使用不具有恶意。对此,本院认为,某B公司、某A公司与某C公司系同地区同行业经营者,某B公司、某A公司理应知晓某C公司及其注册商标的知名度,在经营过程中具有合理避让的义务。然而根据现有证据表明,某B公司、某A公司为商业目的注册、使用与某C公司的注册商标、域名等相同或近似的域名,容易造成与某C公司提供的产品及其网站的混淆,误导网络用户访问其网站或其他在线站点。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(三)项规定,将与他人注册商标相同或相近似的文字注册为域名,并通过该域名进行相关商品的电子商务,容易使相关公众产生误认的,属于商标法规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为,本院认定某B公司、某A公司对诉争域名的注册、使用具有恶意,构成侵害某C公司的注册商标专用权。一审法院的此项认定正确,本院予以维持。对二上诉人的此项上诉意见,本院不予采信。
  二、一审法院判决某B公司、某A公司承担法律责任的方式及赔偿数额是否正确。
  《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条规定:人民法院认定域名注册、使用等行为构成侵权或者不正当竞争的,可以判令被告停止侵权、注销域名,或者依原告的请求判令由原告注册使用该域名。一审法院判决某B公司将tianfuhao.cc的域名转移给某C食品公司使用,于法有据,本院予以维持。上诉人某B公司、八福特公司关于一审判决第一项认定错误的上诉主张,本院不予支持。
  上诉人某B公司、某A公司称某C公司未能提供证据证明实际损失、不应予以赔偿,并称二上诉人获利微小、一审判决经济损失与合理开支的赔偿数额不当。对此,本院认为,《中华人民共和国商标法》第六十三条规定,侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
  一审法院认定某B公司、某A公司的行为构成侵害某C公司商标专用权,在某C公司未能举证证明其实际损失、亦缺乏证据证明某B公司和某A公司的违法获利的情况下,结合涉案侵权行为的情节酌情确定赔偿数额,理由充分、数额适当,本院予以维持。因某B公司系诉争域名的注册人、某A公司系诉争域名的直接使用人,且根据《项目合作协议》内容显示“某A”品牌系某B公司名下品牌,故一审判决认定某B公司与某A公司构成共同侵权、判令承担连带赔偿责任是正确的,本院予以维持。
  综上,某B公司、某A公司的上诉请求不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项之规定,判决如下:
  驳回上诉,维持原判。
  二审案件受理费1830元,由某B(北京)商贸有限公司、北京某A食品科技有限公司共同负担
  本判决为终审判决。
  二〇一九年十月二十日
   

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        邓杰,法律硕士、前政府公职律师、深圳市人民政府听证员、深圳市政府采购评审专家(法律类)、计算机信息网络安全员,较为熟悉知识产权风险防控及争议解决。